BREXIT : Le sort des marques de l’Union européenne après le 31 décembre 2020

14 mai 2020

Le 31 décembre prochain, le Royaume-Uni quitte l’Union européenne. A compter de cette date, les marques de l’Union européenne ainsi que les marques internationales désignant l’Union européenne ne seront plus protégées sur ce territoire. L’EUIPO et l’Office de la propriété industrielle du Royaume-Uni (« l’UKIPO ») se sont néanmoins accordées sur des mesures transitoires permettant à leur titulaire de conserver leurs droits.

Les marques enregistrées au sein de l’Union avant le 1er janvier 2021 seront automatiquement « clonées » par l’UKIPO sans aucun formalisme ni coût supplémentaire. Les marques ainsi converties garderont la même date de dépôt (celle de la date de désignation postérieure s’il s’agit d’une marque internationale désignant l’UE), la même priorité et/ou la même ancienneté, la même liste de produits et/ou services. La date de renouvellement de la marque clonée sera pareillement identique à celle de la marque de l’Union européenne dont elle est issue. L’UKIPO leur attribuera un numéro national propre composé du préfixe « UK009 » et des 8 derniers chiffres de la marque de l’Union européenne correspondante et du préfixe « UK 008 » suivi du numéro de dépôt de la marque internationale concernée.

Les marques de l’Union européenne en cours d’examen et non encore enregistrées au 31 décembre 2020 devront être converties en marques britanniques. Leur titulaire disposera d’un délai de 9 mois à compter de la date du Brexit pour demander la conversion auprès de l’UKIPO moyennant le paiement d’une taxe de « conversation » dont le montant devrait être équivalent à celui d’un dépôt national britannique. Cette demande aura la même date de dépôt et couvrira les mêmes produits et services que la marque de l’Union européenne correspondante.

Les marques de l’Union européenne qui seront déposées après le 31 décembre 2020 ne seront pas protégées au Royaume-Uni. Un dépôt de marque sur ce territoire sera nécessaire.

Concrètement, après le Brexit, les titulaires vont se retrouver propriétaires de deux titres, une marque britannique et une marque de l’Union européenne ou internationale désignant l’UE.

Les risques en découlant ne sont pas neutres notamment au moment du renouvellement. Le titulaire devra en effet veiller à renouveler la marque clonée en même temps que la marque de l’Union européenne ou de la marque internationale désignant l’UE dont elle est issue. A défaut, il perdra ses droits de marque au Royaume-Uni.

Ceci emporte également des conséquences pour les titulaires qui ont consenti des contrats de licence sur des marques de l’Union européenne ou internationale visant l’UE à des tiers britanniques avant le Brexit. S’ils omettent de renouveler la marque clonée, ou encore d’actualiser par avenant le contrat initial en visant la nouvelle marque britannique, ils encourent leur responsabilité vis-à-vis de ce dernier.

Nos recommandations :

• Faire un audit de votre portefeuille de marques pour identifier celles qui sont protégées au Royaume-Uni uniquement par le biais d’une marque de l’UE ou d’une marque internationale visant l’UE;
• Si tel est le cas, identifier celles qui présenteraient un intérêt stratégique à être protégées au Royaume-Uni ;
• Penser à actualiser vos contrats de licence signés avant le 31 décembre 2020 portant sur une marque de l’Union européenne en visant expressément la marque britannique clonée ;
• Mettre en place un système de surveillance spécifique au Royaume-Uni afin d’identifier toutes demandes de marques britanniques potentiellement contrefaisantes ;
• Actualiser les accords de coexistence et/ou protocole d’accord transactionnel portant sur des marques de l’Union européenne de façon à régler le sort des éventuelles marques britanniques qui viendraient à être déposées

BCUBE se tient à votre disposition pour l’ensemble de ces formalités.